Selecteer een pagina

Op 1 maart 2019 zal het Benelux merkenrecht opnieuw worden gewijzigd. De wijzigingen in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zijn een omzetting van de nieuwe EU Merkenrichtlijn die van kracht is sinds 13 januari 2016.

De meeste wijzigingen streven een modernisering en vereenvoudiging van het merkenrecht na.

Naast een aantal wijzigingen die zijn doorgevoerd in 2018, o.m. een nieuwe oppositiegrond, de invoering van een administratieve doorhalingsprocedure bij het BVIE en enkele andere procedurele veranderingen, geldt sinds 1 januari 2019 een gewijzigd vergoedingssysteem. Waar men vroeger voor eenzelfde taks een merk kon deponeren in drie verschillende klassen, zal er voortaan per klasse een extra taks worden geheven.

Per 1 maart 2019 zullen nog enkele wijzigingen in werking treden. Hierna vindt u een summier overzicht:

  • De vereiste dat een teken voor grafische voorstelling vatbaar moet zijn, valt weg. In de plaats moet het teken op voldoende duidelijke en nauwkeurige wijze kunnen worden weergegeven of omschreven. Dit maakt de registratie van niet-traditionele merktekens, zoals een hologram of klank, toegankelijker. (De klassieke vereiste van het onderscheidend vermogen blijft uiteraard gelden.)

 

  • De uitsluitingsgronden voor vormmerken zullen ook van toepassing zijn op woord- en beeldmerken.

Deze uitsluitingsgronden zullen nu ook gelden voor andere kenmerken zoals kleuren, geluiden of geuren.

De vorm of een ander kenmerk zal aldus uitgesloten zijn van merkenrechtelijke bescherming indien de vorm of het kenmerk van het teken (i) wordt bepaald door de aard van de waar, (ii) de wezenlijke waarde aan de waar geeft of (iii) noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

  • Naast individuele en collectieve merken, kan men ook ‘certificeringsmerken’ registreren. Het gros van de “oude” collectieve merken, zal na de inwerkintreding van het nieuwe BVIE als certificeringsmerken kwalificeren. De “nieuwe” collectieve merken zullen een minder brede draagwijdte krijgen en beperkt worden tot “merken die gevoerd worden door leden van een vereniging”. Er wordt in een overgangsregeling voorzien om de “oude” collectieve merken om te zetten.  
  • De rechten van de merkhouder worden op verschillende vlakken versterkt.

 

In het BVIE wordt vastgelegd dat de merkhouder kan optreden tegen gebruik als onderdeel van een handelsnaam. Tevens kan de merkhouder optreden tegen namaakgoederen in transit en tegen het gebruik van een merk in vergelijkende reclame. De merkhouder kan ook optreden tegen het verworden van zijn merk als soortnaam.

 

  • De weigeringsgronden voor een merkaanvraag en verweermiddelen voor de merkhouder verruimen. Zo worden bv. de bepalingen over samenloop van merken met beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen uitgebreid. Verder wordt ook bepaald dat niet kan worden opgetreden tegen gebruik van niet-onderscheidende tekens en wordt ook de bepaling over refererend merkgebruik aangescherpt.

 

Vragen over de praktische gevolgen van deze wijzigingen?

Contacteer de IP-afdeling van Portelio Advocaten, bestaande uit Sander Vanderheyde, Marie Degraeve, Timothy Van de Gehuchte en Glenn Fredrix.